lexforum.cz



Načítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Ondrej Halama (2)
Andrej Kostroš (2)
Marek Maslák (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Marián Porvažník (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Lucia Berdisová (1)
Paula Demianova (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Hudec (1)
Matej Gera (1)
Tomáš Demo (1)
Miriam Potočná (1)
peter straka (1)
Ján Pirč (1)
Ondrej Jurišta (1)
David Halenák (1)
Vladimir Trojak (1)
Viliam Vaňko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Galgoczy (1)
Robert Vrablica (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Šrámek (1)
Pavel Lacko (1)
Roman Prochazka (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Kubina (1)
lukas.kvokacka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Marcel Jurko (1)
lukasmozola (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tomáš Korman (1)
Bohumil Havel (1)
Ladislav Pollák (1)
Nora Šajbidor (1)
I. Stiglitz (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Vincent Lechman (1)
Pavol Mlej (1)
Petr Kavan (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Peter Marcin (1)
Zuzana Klincová (1)
Ivan Kormaník (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ivan Priadka (1)
Radoslav Pálka (1)
David Horváth (1)
Michal Ďubek (1)
Ivan Michalov (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Ľalík (1)
Katarína Dudíková (1)
Peter K (1)
Lucia Palková (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Svoboda (1)
Matej Kurian (1)
Róbert Černák (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Poloha (1)
Matej Košalko (1)
Emil Vaňko (1)
Peter Janík (1)
Eduard Pekarovič (1)
Richard Macko (1)
Dušan Marják (1)
Igor Krist (1)
Robert Šorl (1)
Dušan Rostáš (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Jakub Mandelík (1)
Martin Estočák (1)
Tibor Menyhért (1)

Nálepky:

Načítám ...



Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.cz



Načítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa (I. časť)

Tomáš Klinka, 17. 02. 2020 v 10:26

Aktuálna právna úprava konceptu tzv. zlej viery v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je výsledkom poslednej novely[1] účinnej od 14. januára 2019. Na rozdiel od väčšiny ostatných bodov tejto novely, nová právna úprava obsiahnutá v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známok (absolútny dôvod tzv. zlej viery) a v § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach (relatívny dôvod tzv. zlej viery) vo svojej podstate nepredstavuje – len – transpozíciu európskeho práva,[2] ale ide o vlastnú konštrukciu slovenského zákonodarcu. Na jednej strane rozlišovanie kategórie zjavného nedostatku dobrej viery prihlasovateľa v rámci absolútnych dôvodov a na strane druhej zavedenie nového relatívneho dôvodu pre osobu, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, je nóvum v slovenskom známkovom práve.

Na úvod: sme v súlade so smernicou ?

Možno mať pochopenie pre dôvody a úmysel slovenského zákonodarcu, ako ich vyjadril v dôvodovej správe[3], a ťažko možno poprieť logiku a racionalitu tejto konštrukcie. Skutočne, inštitút pripomienok nemal byť využívaný na vedenie kontradiktórneho sporového konania, v pripomienkach nemali byť uplatňované žiadne súkromnoprávne dôvody a z tohto pohľadu absolútny dôvod týkajúci tzv. zlej viery podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 naozaj nebol šťastne koncipovaný, s tým možno súhlasiť a možno aj preto je štandardom v Európskej únie tzv. zlá viera ako dôvod neplatnosti ochrannej známky, nie však ako námietkový dôvod. To však zároveň nevylučuje určité relevantné pochybnosti o súlade nového relatívneho dôvodu § 7 písm. j) so smernicou, ktorá – ako vyplýva aj z jej recitálu 14[4] a ako potvrdzuje aj odborná literatúra[5] – ponúka úplný katalóg relatívnych dôvodov, ktoré si členský štát nemôže dopĺňať o ďalšie, žiadny vlastný relatívny dôvod, i keď čiastočne súvisiaci s dôvodom uvedeným v smernici. V smernici nenájdeme obdobu k relatívnemu dôvodu uvedenému v § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Samotný zákonodarca nepriamo priznáva tento problém v dôvodovej správe,[6] keď sa v súvislosti s novým § 7 písm. j) odvoláva na fakultatívny čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice,[7] ktorý však do slovenského zákona o ochranných známkach nebol vôbec transponovaný, čo potvrdzuje aj tabuľka zhody[8].

Možno na tomto mieste dať do pozornosti zaujímavý a v určitom zmysle aj výpovedný fakt, že rovnakú hybridnú konštrukcia tzv. zlej viery s rozdelením medzi absolútne dôvody (tzv. zjavná zlá viera) a relatívne dôvody, akú zaviedol slovenský zákonodarca do zákona o ochranných známkach s účinnosťou od 14. januára 2019, český zákonodarca z českého zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkach vypustil s účinnosťou od 1. januára 2019 a to tiež v súvislosti so smernicou (sic!). Veru, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Nerád by som túto tému definitívne uzatváral – keďže som ju vlastne len otvoril – a som ochotný pripustiť, že by mohol existovať taký výklad smernice, ktorým by bolo možné pripustiť, resp. ospravedlniť zavedenie nového relatívneho dôvodu uvedeného v § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Budem rád, keď sa niekto – napr. z ÚPV SR – k tejto téme vráti a prípadne doplní chýbajúcu mozaiku argumentácie.

Ako vykladať § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach ?

Odhliadnuc od otvorenej otázky (ne)súladu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach s čl. 5 smernice, je v každom prípade potrebné vykladať toto ustanovenie zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ostatné relatívne dôvody a ich štruktúru (systematický výklad), so zohľadnením zákonodarcom zamýšľaného účelu tohto ustanovenia (teleologický výklad), ako aj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa unijného pojmu tzv. zlej viery[9] v známkovom práve (eurokonformný výklad).

Je užitočné bližšie sa pozrieť na relatívne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky, resp. neplatnosti ochrannej známky a identifikovať ich vnútornú štruktúru. Nižšie je uvedený prehľad relatívnych dôvodov:

Relatívny dôvod v zákone o ochranných známkach

Podstata relatívneho dôvodu

Aktívne legitimovaný subjekt na uplatnenie relatívneho dôvodu

Kritériá aplikácie relatívneho dôvodu

§ 7 písm. a)

Staršia ochranná zámka

Majiteľ staršej ochrannej známky

1) Dvojitá zhodnosť

2) Pravdepodobnosť zámeny

§ 7 písm. b)

Staršia ochranná známka s dobrým menom

Majiteľ staršej ochrannej známky

Neoprávnene ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu

§ 7 písm. c)

Všeobecne známa známka

Užívateľ všeobecne známej známky

Dvojitá zhodnosť

§ 7 písm. d)

Všeobecne známa známka

Užívateľ všeobecne známej známky

Pravdepodobnosť zámeny

§ 7 písm. e)

Neverný agent

Majiteľ zahraničnej ochrannej známky

Prihlasovateľ obchodný zástupca bez súhlasu

§ 7 písm. f)

Staršie nezapísané označenie

Užívateľ nezapísaného alebo iného označenia

Pravdepodobnosť zámeny

§ 7 písm. g)

Ochrana osobnosti

Fyzická osoba

Potenciálny zásah do práva na ochranu osobnosti

§ 7 písm. h)

Iné práva priemyselného vlastníctva

Majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva

Potenciálne dotknuté práva

§ 7 písm. i)

Autorské právo

Nositeľ autorského práva

Potenciálne dotknuté práva

§ 7 písm. j)

Prihláška nepodaná v dobrej viere

Fyzická osoba / právnická osoba

Dotknuté práva

Je evidentné, že len v prípade staršej ochrannej známky podľa § 7 písm. a), všeobecne známej známky podľa § 7 písm. d) a staršieho nezapísaného označenia podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa v súlade s čl. 5 smernice vyžaduje pravdepodobnosť zámeny (angl. likelihood of confusion). To neplatí u relatívneho dôvodu tzv. zlej viery podľa § 7 písm. j). Situáciu by síce mohol skomplikovať už spomínaný čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice,7 ktorého dikcia obsahuje podmienku „môže spôsobiť zámenu so staršou ochrannou známkou“ (v angl.: liable to be confused with an earlier trade mark), avšak, ako je vysvetlené v predchádzajúcej kapitole, relatívny dôvod § 7 písm. j) nie je transpozíciou čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice. Rozdielnemu jazyku v smernici do určitej mieri možno rozumieť aj tak, že (obyčajná) potencionalita spôsobenia zámeny nie je automaticky (kvalifikovanou) pravdepodobnosťou zámeny, ktorá nutne pokrýva užší rozsah situácií. Záväznú odpoveď na to však pravdepodobne dá až judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Jeden z najčastejšie citovaných prejudiciálnych rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie týkajúci sa tzv. zlej viery prihlasovateľa ochrannej známky je rozsudok C‑529/07 z 11. júna 2009 vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, podľa ktorého: „Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä:

skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením (pozn. zvýraznené autorom),

úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj

stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.“.

V praxi mohlo dochádzať – a pravdepodobne aj dochádzalo – k dezinterpretácii tohto prejudiciálneho rozsudku v tom zmysle, že za nevyhnutnú podmienku konštatovania tzv. zlej viery prihlasovateľa sa považovala aj existencia pravdepodobnosti zámeny. Možno snáď veriť, že definitívnu bodku za touto nesprávnou praxou a príliš reštriktívnym prístupom, dal rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C‑104/18 P z 12. septembra 2019 vo veci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ proti EUIPO. I keď nešlo o prejudiciálnu vec, význam tohto rozsudku sa potvrdil už tým, že na jeho základe EUIPO od 1. februára 2020 zmenil, resp. doplnil svoje metodické usmernenia (angl. guidelines) týkajúce sa zlej viery[10].

Súdny dvor v rozsudku vo veci Koton predovšetkým podrobne vysvetlil, že v rozsudku Lindt bola Súdnemu dvoru predložená prejudiciálna otázka, ktorou vnútroštátny súd žiadal Súdny dvor, aby spresnil, ktoré faktory treba zohľadniť pri posúdení, či prihlasovateľ ochrannej známky konal v zlej viere a to v osobitnom prípade, že existuje takáto pravdepodobnosť zámeny[11]. Išlo teda o predpoklad daný konkrétnym sporom prejednávaným na vnútroštátnom súde, ktorý prejudiciálnu otázku položil. Ďalej Súdny dvor výslovne pripustil, že môžu existovať aj prípady prihlášky podanej v zlej viere, keď je pravdepodobnosť zámeny apriori vylúčená, nakoľko vôbec nedochádza k používaniu zhodného alebo podobného označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby[12].

Stojí za zmienku, že tureckú spoločnosť Koton, ktorá pred EUIPO, odvolacím senátom EUIPO a ani pred Všeobecným súdom pôvodne neuspela s návrhom na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ „STYLO & Koton“[13], v odvolaní na Súdny dvor podporil EUIPO, ktorý nesúhlasil so závermi odvolacieho senátu a Všeobecného súdu v tom zmysle, že zlá viera prihlasovateľa nemôže byť daná, keďže nedochádza k pravdepodobnosti zámeny. Je potrebné oceniť, že právny servis EUIPO nekonal alibisticky a nesnažil sa ospravedlniť chybu v posúdení zásadnej právnej otázky zo strany jedného z nezávislých odvolacích senátov EUIPO, ale správne uprednostnil kvalitu právnych argumentov a takpovediac vyšší záujem. V konaní pred zaznel aj argument o stieraní vzájomných rozdielov medzi jednotlivými relatívnymi a absolútnymi dôvodmi, ku ktorému sa v rozsudku vyjadril aj Súdny dvor[14]. Jadro právnej argumentácie je vo svojej podstate jednoduché: pri aplikácii konkrétneho absolútneho alebo relatívneho dôvodu nesmie EUIPO (a analogicky ani iný známkový úrad) svojvoľne vyžadovať splnenie kritérií, ktoré v právnej úprave tohto relatívneho dôvodu nie sú obsiahnuté, i keď sú takéto kritériá súčasťou iného absolútneho alebo relatívneho dôvodu. V tomto zmysle možno primerane zovšeobecniť závery Súdneho dvora v rozsudku vo veci Koton, ktoré sú priamo aplikovateľné na tzv. zlú vieru, ktorá je podľa čl. 59 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie zaradená medzi absolútne dôvody neplatnosti ochrannej známky Európskej únie.

Možno súhlasiť s názormi[15], že rozsudkom vo veci Koton Súdny dvor prispel k účinnejšej ochrane hospodárskej súťaže a boju proti nekalosúťažným praktikám, ktoré môžu mať najrôznejšie motívy a pozadie aj vtedy, keď sa prejavujú nečestným podaním prihlášok ochranných známok v zlej viere; nemusí nutne byť pritom narúšaná vždy základná funkcia ochrannej známky. Dôvod tzv. zlej viery sa uplatní, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označovať obchodný pôvod, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu. Tým je vyjadrený aj účel hlavný účel právnej ochrany pred nepoctivými prihlasovateľmi.

Krátko po rozsudku Súdneho dvora vo veci Koton, predniesol generálny advokát Evgeni Tančev svoje návrhy v konaní C‑371/18 o prejudiciálnych otázkach v dlhšie očakávanej veci Sky. V týchto návrhoch už stihol zohľadniť aj závery Súdneho dvora v rozsudku vo veci Koton, čo sa v určitej miere pretavilo aj do čerstvého rozsudku Súdneho dvora C‑371/18 vo veci Sky z 29. januára 2020. Rozsudok Súdneho dvora vo veci Sky je významný z viacerých dôvodov, avšak v tomto článku sa zameriame len na niekoľko aspektov. Predovšetkým sa Súdny dvor v rozsudku vo veci Sky jednoznačne prihlásil k záverom z rozsudku vo veci Koton, čím mu priznal referenčný význam. Zároveň Súdny dvor v odpovedi na druhú prejudiciálnu otázku[16] nastavil základné kritériá hodnotenia nedostatku úmyslu prihlasovateľa používať prihlásené označenie pre prihlásené tovary alebo služby – resp. časť z nich – a to v súlade s funkciami ochrannej známky. Podľa Súdneho dvora ide o konanie v zlej viere, ak tým mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky.

Prirodzene, nedochádza k tým k zavedeniu novej požiadavky skutočného používania ochrannej známky už pri podaní prihlášky, naďalej je k dispozícii 5-ročná doba od zápisu ochrannej známky, počas ktorej môže jej majiteľ začať ochrannú známku skutočne používať v zmysle § 7c zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, resp. čl. 16 smernice. Súdny dvor sa však priklonil k takému výkladu zlej viery, keď nedostatok úmyslu prihlasovateľa používať ochrannú známku môže byť identifikovaný spätne už k dátumu podania prihlášky a je sprevádzaný aj nečestným motívom. Je zrejmé, že dôkazne podložiť naplnenie týchto kritérií bude spravidla veľmi náročné. To však nesmie byť na prekážku pre taký výklad unijného pojmu „zlá viera“, ktorý bude efektívne pokrývať nečestné prihlasovanie ochranných známok narúšajúce hospodársku súťaž. Je potešiteľné, že Súdny dvor pristúpil k takémuto výkladu práva EÚ a dokonca si nenechal ani zadné vrátka dovetkom
„v okolnostiach, akú sú v tomto konkrétnom prípade“.

V druhej časti tohto článku sa bližšie pozrieme na to, ako vykladať absolútny dôvod uvedený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, kedy môže byť zlá viera prihlasovateľa „zjavná“, a kedy opakovaná prihláška so zhodným (alebo takmer zhodným) označením pre zhodné (alebo takmer zhodné) tovary alebo služby môže predstavovať prihlášku podanú v zlej viere.

[1] Zákon č. 291/2018 Z. z., https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/291/20190114.html.

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=SK.

[3] Z dôvodovej správy k zákonu č. 291/2018 Z. z., k bodu 10: „V doterajšej praxi ÚPV SR bol nedostatok dobrej viery ako absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti zohľadňovaný prevažne na základe podaných pripomienok proti zápisu označenia do registra ( § 29 zákona o ochranných známkach), ktoré boli doložené dôkazmi preukazujúcimi nedostatok dobrej viery. Vzhľadom na skutočnosť, že touto novelou sa navrhuje doplniť katalóg relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti o možnosť podania námietok osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere [navrhovaný § 7 písm. j)], spresňuje sa súčasne absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti spočívajúci v nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky o požiadavku zjavnosti; tzn. absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti sa uplatní výlučne v tom prípade, že nedostatok dobrej viery je prieskumovému expertovi bez pochybností zjavný, a to napr. z dokumentov podaných samotným prihlasovateľom, expertných znalostí prieskumového experta alebo zo všeobecne dostupných zdrojov informácií.“.

[4] Recitál 14 smernice znie: „Okrem toho by sa mal uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vyplývajúcich z vlastností samotnej ochrannej známky, vrátane dôvodu spočívajúceho v tom, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo z konfliktov medzi ochrannou známkou a staršími právami, i keď niektoré z uvedených dôvodov sú v zozname ako nepovinné pre členské štáty, ktoré by preto mali mať možnosť trvať na týchto dôvodoch alebo ich zaviesť do svojich právnych predpisov.“.

[5] Bomhard, V. v., Mühlendahl, A. v.: Concise European Trade Mark Law. Kluwer Law International BV, Holandsko 2018, s. 1026.

[6] Z dôvodovej správy k zákonu č. 291/2018 Z. z., k bodu 17: V nadväznosti na čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2015/2436 sa zavádza nový relatívny dôvod zápisnej nespôsobilosti týkajúci sa nedostatku dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky. V zmysle doterajšej právnej úpravy bol nedostatok dobrej viery výlučne absolútnou prekážkou zápisnej spôsobilosti, a teda mohol byť zohľadnený ÚPV SR ex-offo v rámci vecného prieskumu v konaní o prihláške, prípadne v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú na návrh tretej osoby, resp. aj ex-offo. Z doterajšej praxe ÚPV SR však vyplynulo, že nedostatok dobrej viery ako absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti bol úradom hodnotený prevažne až na základe pripomienok proti zápisu označenia do registra ( § 29 zákona o ochranných známkach) podaných tretími osobami, ktoré boli, resp. mohli byť prihláškou ochrannej známky dotknuté na svojich právach, pričom tieto tretie osoby v rámci pripomienok predkladali aj dôkazy preukazujúce nedostatok dobrej viery. Takéto podnety tretích osôb však svojou povahou a prvkami kontradiktórnosti systematicky patria do oblasti relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti, resp. smerujú k vyvolaniu sporového konania, ktorým však preskúmanie pripomienok nie je. V tejto situácii sa javí dôvodnou zmena prístupu k nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky, a to konkrétne doplnenie katalógu relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti o možnosť podania námietok osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere; čím sa tejto osobe umožní v rámci sporového kontradiktórneho konania efektívnejšie hájiť svoje práva (osoba, ktorá podáva námietky je účastníkom konania so všetkými procesnými právami). ... “.

[7] Čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice znie: „Okrem toho sa ochranná známka nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak ochranná známka môže spôsobiť zámenu so staršou ochrannou známkou chránenou v zahraničí, za predpokladu, že v deň podania prihlášky prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.“.

[8] Tabuľku zhody možno nájsť tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=452920.

[9] Súdny dvor Európskej únie v rozsudku C‑320/12 z 27. júna 2013 v prejudiciálnej veci Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd proti Ankenævnet for Patenter og Varemærker uviedol: „Článok 4 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok treba vykladať v tom zmysle, že pojem „zlá viera“ v zmysle tohto ustanovenia predstavuje autonómny pojem práva Únie, ktorý treba v Európskej únii vykladať jednotne“.

[10] Zdroj: https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789352/trade-mark-guidelines/3-3-2-1-factors-likely-to-indicate-the-existence-of-bad-faith.

[11] Súdny dvor Európskej únie v rozsudku C‑104/18 P z 12. septembra 2019 vo veci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ proti EUIPO uviedol (body 48 až 51): „48 Vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), sa Súdny dvor, ako to zdôraznil v bode 36 toho rozsudku, osobitne zaoberal situáciou, v ktorej v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky viacerí výrobcovia používali na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, čím mohlo dochádzať k zámene. Vnútroštátny súd žiadal Súdny dvor, aby spresnil, ktoré faktory treba zohľadniť pri posúdení, či prihlasovateľ ochrannej známky konal v zlej viere v prípade, že existuje takáto pravdepodobnosť zámeny. 49 Hoci sa teda posúdenie neexistencie dobrej viery líši od posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, keďže tieto dva pojmy práva ochranných známok sú odlišné, od Súdneho dvora sa žiadalo, aby stanovil kritériá na posúdenie, či ide o nekonanie v dobrej viere v situácii, v ktorej je preukázané, že existuje pravdepodobnosť zámeny. 50 Súdny dvor odpovedal, že v takom prípade treba medzi inými skutočnosťami preskúmať, či prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte označenie, ktoré môže viesť k zámene s označením, ktoré je predmetom žiadosti, pričom takúto vedomosť prihlasovateľa možno predpokladať predovšetkým v takom prípade, že v dotknutom hospodárskom odvetví existuje všeobecná vedomosť o tom, že tretia osoba toto označenie takto používa (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, body 39 a 53). 51 Z tohto rozsudku nevyplýva, že nekonanie v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 možno konštatovať iba v takom prípade, ktorý bol Súdnemu dvoru predložený, kedy sa na vnútornom trhu používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením, o ktorého zápis sa žiada.“.

[12] Súdny dvor Európskej únie v rozsudku C‑104/18 P z 12. septembra 2019 vo veci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ proti EUIPO uviedol (bod 52): „52 Na rozdiel od prípadu, ktorý viedol k rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), totiž môžu existovať prípady, v ktorých je možné sa o prihláške ochrannej známky domnievať, že nebola podaná v dobrej viere bez ohľadu na to, že tretia osoba v čase podania tejto žiadosti nevyužívala na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky.“.

[13] Zdroj: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009917436.

[14] Súdny dvor Európskej únie v rozsudku C‑104/18 P z 12. septembra 2019 vo veci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ proti EUIPO uviedol (bod 53): „53 V tejto súvislosti sa absolútny dôvod neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 podstatne odlišuje od relatívneho dôvodu neplatnosti uvedeného v článku 53 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ktorého ustanovenia predpokladajú existenciu staršej ochrannej známky podľa článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia, ako aj existenciu pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia, okrem prípadov, kde táto staršia ochranná známka má dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, alebo kde sa uplatní článok 8 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Ako však uviedla generálna advokátka v bode 27 svojich návrhov, v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa nevyžaduje, aby bol navrhovateľ majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre totožné alebo zhodné tovary alebo služby.“.

[15] Parrello S., Angelini F.: Bad faith may be found also for different goods or services, says the Court of Justice. Kluwer Trademark Blog. 23.10.2019, zdroj: http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/10/23/bad-faith-may-be-found-also-for-different-goods-or-services-says-the-court-of-justice/.

[16] Súdny dvor Európskej únie v rozsudku C‑371/18 z 29. januára 2020 v prejudiciálnej veci Sky uviedol odpoveď na druhú prejudiciálnu otázku nasledovne: „Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, zmeneného nariadením č. 1891/2006, a článok 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 sa majú vykladať v tom zmysle, že prihláška ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju pre tovary a služby uvedené v prihláške predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere v zmysle týchto ustanovení, ak mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky. Pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade so základnými funkciami ochrannej známky týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, táto prihláška predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere len v rozsahu týkajúcom sa týchto tovarov alebo služieb.“.


Názory k článku Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa (I. časť):


  Michal Lipták, 09. 03. 2020 v 10:33 - Michal Lipták

Čo sa týka úvodnej otázky, podľa mňa nie sme v súlade so smernicou, ťažko si predstaviť, ako sa bude kľučkovať okolo 14. recitálu, ktorý je podľa mňa dosť jasný - a ak sa budeme tváriť, že "úplný zoznam" neznamená "úplný zoznam", je tam priestor pre slippery slope vnášanie rôznych dôvodov podľa potreby (napadá mi, ako Dostál & co. chceli vnášať "zameniteľnosť" s nacistickými a komunistickými symbolmi ako absolútny dôvod zamietnutia - že by to bolo nesystematické a že smernica takúto kreativitu nemienila umožniť je podľa mňa zjavné).

Ale je pravda, že v praxi to uplatňovanie zlej viery napr. pri EUTMR, ktorá je bezproblémovo v súlade so smernicou, je dosť zvláštne. 59(1)(b) EUTMR sa tvári ako absolute ground, aby bol v súlade so smernicou, ale v praxi to prebieha v drvivej väčšine ako sporové konanie medzi dvoma stranami, kde jedna je poškodená konaním druhej (alternatívy sú možné - napr. opakované prihlasovanie OZ s cieľom vyhnúť sa dôsledkom nepoužívania môže byť - ods. 27 T‑136/11 - konaním v zlej viere takpovediac "erga omnes"). V praxi sa to teda funguje ako relatívny dôvod, len na rozdiel od ostatných neuplatniteľný počas námietok. EUTMR tak je v súlade som smernicou, ale pôsobí v praxi schizofrenicky.

Nemyslím si každopádne, že by nebolo jasné, čo smernica vyžaduje. Ale správny prístup imho je novela smernice, nie jej dekonštruktívne čítanie.

  Tomáš Klinka, 12. 03. 2020 v 18:02 - Ad ML

Vďaka za názor Michal, áno v zásade súhlasím. V druhej časti svojho postu - coming soon - sa chcem venovať aj tým konaniam "erga omnes" v zlej viere, vrátane opakovaného prihlasovania ochrannej známky s cieľom vyhnúť sa následkom zrušenia pre nedostatok skutočného používania (btw. v prípade Pelikán z r. 2012 žalobcu zastupoval M. Chlipala z našej advokátskej kancelárie).

  Michal Lipták, 18. 03. 2020 v 09:28 - ...

Hej, viem. Tiež by som si rád niekedy skúsil odvolania aj na CJEU, ale ešte neboli dostatočne motivovaní klienti.

Pelikána sme inak onehdy skúšali aj na ÚPV SR, kde sa mi zdala tá situácia relatívne jasná - išlo o re-filing totožného loga, pre totožný subjekt, s čiastočne sa prekrývajúcim zoznamom + staršia známka bola v tom čase zrušovaná pre nepoužívanie - a imho tam malo byť čiastočné zamietnutie v rozsahu, v akom sa zoznamy prekrývali. Ale tak ÚPV si to nemyslel.

  Tomáš Klinka, 21. 03. 2020 v 21:49 - Tomáš Klinka

Michal, napíš mi k tomu viac, prosím na tklinka@bch.sk. Vďaka !

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím