lexforum.cz



Načítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (36)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Michal Krajčírovič (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Kotvan (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Jiří Remeš (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Ondrej Halama (2)
Peter Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Bob Matuška (2)
Radoslav Pálka (1)
Martin Svoboda (1)
Marcel Jurko (1)
Pavol Mlej (1)
Robert Vrablica (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Šrámek (1)
Ivan Michalov (1)
peter straka (1)
lukasmozola (1)
Pavel Lacko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Tomas Kovac (1)
Matej Košalko (1)
Peter K (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Gera (1)
Richard Macko (1)
Martin Hudec (1)
Peter Janík (1)
Ladislav Pollák (1)
Ján Pirč (1)
Michal Jediný (1)
lukas.kvokacka (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Pavlo (1)
Roman Prochazka (1)
Jakub Mandelík (1)
Zuzana Bukvisova (1)
David Halenák (1)
Martin Bránik (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Kormaník (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Estočák (1)
Lucia Palková (1)
Vladislav Pečík (1)
Gabriel Závodský (1)
Vladimir Trojak (1)
Miriam Potočná (1)
Emil Vaňko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Bohumil Havel (1)
Petr Steiner (1)
Tomáš Ľalík (1)
Vincent Lechman (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
I. Stiglitz (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Galgoczy (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Ďubek (1)
Róbert Černák (1)
Petr Kavan (1)
Zuzana Adamova (1)
Peter Marcin (1)
Peter Kubina (1)
Ivan Priadka (1)
David Horváth (1)
Nora Šajbidor (1)
Marcel Ružarovský (1)
Paula Demianova (1)
Viliam Vaňko (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomáš Korman (1)
Zuzana Klincová (1)
Tibor Menyhért (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Zuzana Kohútová (1)
Robert Šorl (1)
Igor Krist (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Kurian (1)
Tomáš Demo (1)
jaroslav čollák (1)

Nálepky:

Načítám ...



Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.cz



Načítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. II. časť

Tomáš Klinka, 07. 09. 2020 v 06:10

Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. II. časť

Ako bolo spomenuté v I. časti článku[1], aktuálna právna úprava konceptu tzv. zlej viery v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je výsledkom poslednej novely[2] účinnej od 14. januára 2019. Na rozdiel od väčšiny ostatných bodov tejto novely, nová právna úprava obsiahnutá v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známok (absolútny dôvod tzv. zlej viery) a v § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach (relatívny dôvod tzv. zlej viery) vo svojej podstate nepredstavuje – len – transpozíciu európskeho práva,[3] ale ide o vlastnú konštrukciu slovenského zákonodarcu. Na jednej strane rozlišovanie kategórie zjavného nedostatku dobrej viery prihlasovateľa v rámci absolútnych dôvodov a na strane druhej zavedenie nového relatívneho dôvodu pre osobu, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, je nóvum v slovenskom známkovom práve.

Kedy však ÚPV SR môže prihlášku považovať za zjavne nepodanú v dobrej viere? Dôvodová správa[4] stručne hovorí, že tzn. absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti sa uplatní výlučne v tom prípade, že nedostatok dobrej viery je prieskumovému expertovi bez pochybností zjavný, a to napr. z dokumentov podaných samotným prihlasovateľom, expertných znalostí prieskumového experta alebo zo všeobecne dostupných zdrojov informácií. Viac sa nedozvieme ani z metodiky konania ÚPV SR,[5] snáď len, že okrem aplikácie tohto absolútneho dôvodu z úradnej moci, do úvahy prichádzajú aj pripomienky tretích osôb.

Keď sa trochu poohliadneme historických súvislostiach a niektorých sporových prípadoch, ktoré v minulosti rozhodoval ÚPV SR a ktorých boli podrobené aj súdnemu prieskumu, ponúka sa niekoľko zaujímavých zistení, ktoré, i keď sa týkali predchádzajúcej právnej úpravy, môžu mať v určitej miere užitočný presah aj pre výklad § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

V prípade „Signamax“ Najvyšší súd SR uviedol nasledovné všeobecné východisko[6]: „Ohľadne dôkazného bremena pri posudzovaní dobrej viery v oblasti známkoprávnej ochrany je podstatné, či má byť dobrá viera u prihlasovateľa prezumovaná, alebo nie. Prezumpciu dobrej viery možno vyvodiť napríklad z Občianskeho zákonníka, ktorý je založený na prezumpcii poctivosti konajúceho účastníka občianskoprávneho vzťahu; avšak na prípady podliehajúce pod zákon o ochranných známkach tento záver automaticky nemožno aplikovať. Je tomu tak predovšetkým preto, že ustanovenie § 2 ods.1 písm. k/ tohto zákona [TK: tzn. zákona č. 55/1997 Z. z.] zakotvuje povinnosť žalovaného [TK: tzn. ÚPV SR] nezapísať ochrannú známku, ktorej prihláška zjavne nebola podaná v dobrej viere (absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti). Žalovaný (TK: tzn. ÚPV SR) tak nie je oprávnený predpokladať dobrú vieru prihlasovateľov ochranných známok a ich dobrú vôľu [TK: správne „dobrú vieru“] je povinný skúmať, napriek tomu, že je v tom obmedzený kategóriou zjavnosti, čo znamená, že v prípade, ak nie je zlá viera prihlasovateľa zjavná „na prvý pohľad“, žalovaný známku zapíše (neexistuje tu teda povinnosť žalovaného vykonávať rozsiahle šetrenie ohľadne dobrej viery prihlasovateľa). Tomu zodpovedá i povinnosť prihlasovateľa svoju dobrú vieru prípadne preukázať.“.

Prvý moment, ktorý zaujme pri čítaní citovaných riadkov je ten, že senát Najvyššieho súdu SR si do znenia a významu § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. jednoducho sám doplnil kategóriu „zjavnosti“, pretože slovo „zjavne“ v historických zneniach nenájdeme. Absolútny dôvod nedostatku dobrej viery prihlasovateľa bol do zákona č. 55/1997 Z. z. doplnený zákonom č. 14/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2004 a jeho znenie ostalo nezmenené až do 31.12.2009: „je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere“. Rovnakú dikciu prevzal aj zákon č. 506/2009 Z. z. účinný od 1. januára 2010, ktoré ostalo nezmenené až do 14. januára 2019, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z.2 Napriek tomu Najvyšší súd SR podľa nášho názoru správne uchopil špecifické postavenie a podstatu tohto absolútneho dôvodu, na ktorého aplikáciu ex offo zo strany ÚPV SR nemožno – dnes ani v minulosti – klásť rovnako prísne nároky, ako v prípade iných typických absolútnych dôvodov, akými sú nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia, druhovosť označenia, obvyklosť označenia, predurčený tvar výrobku, rozpor označenia s dobrými mravmi či klamlivosť označenia.[7] Platí naďalej, že prieskum zápisnej spôsobilosti[8] je zákonnou povinnosťou ÚPV SR, tá je však vo vzťahu k absolútnemu dôvodu zjavného nedostatku dobrej viery prihlasovateľa podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach výslovne obmedzená kategóriou zjavnosti. Nejde už len o výkladovú konštrukciu, ako v spomenutom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vo veci Signamax, pretože ÚPV SR je od 14. januára 2019 v tomto smere viazaný a obmedzený výslovným znením zákona, ktorého prekročenie by mohlo zakladať nezákonnosť rozhodnutia.

V tejto súvislosti možno identifikovať dve pomyselné hranice aplikácie absolútneho dôvodu § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Prvú, „západnú“ hranicu možno viesť tam, kde končí prezumpcia dobrej viery prihlasovateľa a začína byť zjavný jej nedostatok. Druhú, „východnú“ hranicu vymedzuje oblasť aplikácie relatívneho dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, tzn. kde môže a má chrániť svoje práva tretia osoba, ktorá je dotknutá prihláškou nepodanou v dobrej viere.

Prezumpcia dobrej viery prihlasovateľa

Zjavný nedostatok dobrej viery prihlasovateľa

Nedostatok dobrej viery prihlasovateľa so vzťahom k právam inej osoby

Bez prekážky zápisnej spôsobilosti v súvislosti s otázkou dobrej viery prihlasovateľa

Absolútny dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známok

Relatívny dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Vráťme sa teraz k už skôr položenej otázke: kedy ÚPV SR môže prihlášku považovať za zjavne nepodanú v dobrej viere? Podľa nášho názoru „západná“ hranica je do určitej miery flexibilná a možno ju v konkrétnych situáciách posúvať ešte viac smerom na západ na úkor prezumpcie dobrej viery prihlasovateľa a to na základe poznatkov a informácií, ktoré sa ÚPV SR dozvie z podaných pripomienok tretích osôb. Keďže pripomienky podľa § 29 zákona o ochranných známkach[9] je oprávnený podať ktokoľvek, vo všeobecnosti sa nedá vylúčiť podanie pripomienok osobou, ktorej práva sú dotknuté prihláškou nepodanou v dobrej viere a ktorá by tak bola aktívne legitimovaná na podanie námietok podľa § § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Ak po oboznámení sa s pripomienkami ÚPV SR dôjde k takému záveru, podľa nášho názoru nesmie na tomto základe pristúpiť k zamietnutiu prihlášky, ale mal by osobu, ktorá podala pripomienky upozorniť, že bude mať možnosť po zverejnení prihlášky (nie skôr) podať námietky podľa § 30 zákona o ochranných známkach. „Východná“ hranica je totiž pevná a nie je možné ju posúvať ďalej na východ a pripomienkami tak suplovať námietky.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že absolútne dôvody a k nim viažuce sa pripomienky slúžia výlučne na ochranu verejných záujmov, kým relatívne dôvody a k nim viažuce sa námietky slúžia výlučne na ochrane súkromných záujmov. Tento principiálny rozdiel vystupuje do popredia práve pri identifikácií a dodržiavaní „východnej“ hranice, teda oblasti aplikácie § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach na jednej strane a oblasti aplikácie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach na strane druhej. Ako opakovane uviedol Súdny dvor EÚ „dôvody vypočítané v článku 3 smernice treba vykladať s ohľadom na verejný záujem, ktorý je základom každého z nich[10] a tiež „verejný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov môže, dokonca musí odrážať rozličné úvahy v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia“[11].

Za zjavne nepodanú v dobrej viere možno označiť prihlášku, (i) ktorej podanie, resp. zápis ochrannej známky na jej základe, ohrozuje konkrétne identifikovateľný verejný záujem, nie súkromný záujem, (ii) prihlasovateľ podaním prihlášky, resp. zápisom ochrannej známky na jej základe, sleduje nečestný cieľ, najmä sa snaží získať výhodu, ktorá by mu inak nepatrila a (iii) daná situácia nespadá pod iný absolútny dôvod.[12]

Príkladom prihlášky zjavne nepodanej v dobrej viere môže byť za určitých okolností aj opakované podávanie zhodných prihlášok, čomu sa venujeme v ďalšej časti tohto príspevku.

Opakované podávanie zhodných prihlášok

Jednou z typických situácií, keď ÚPV SR môže dôjsť k záveru, že prihláška zjavne nebola podaná v dobrej viere, je tzv. opakovaná prihláška[13], ktorou sa prihlasovateľ snaží len umelo predĺžiť zákonnú dobu piatich rokov, aby sa vyhol úplnému alebo čiastočnému zrušeniu ochrannej známky z dôvodu jej skutočného nepoužívania či iným zákonným dôsledkom.[14]

V tejto súvislosti je potrebné preskúmať minimálne tieto 3 aspekty: (i) zhodnosť/podobnosť oboch označení, tzn. staršej ochrannej známky a označenia tvoriaceho predmet mladšej prihlášky, (ii) zhodnosť/podobnosť chránených tovarov a služieb a (iii) nečestný úmysel prihlasovateľa v kontexte jeho povinnosti preukazovať skutočné používania staršej ochrannej známky.

Po prvý krát Súdny dvor Európskej únie výslovne pripustil nedostatok dobrej viery v súvislosti s tzv. opakovanou prihláškou v rozsudku T-136/11 z 13. decembra 2012 veci Pelikan, bod 27. Je vhodné spomenúť, že spoločnosť pelicantravel.com s.r.o. ako navrhovateľa pred EUIPO (vtedy OHIM) a následne ako žalobcu pred Súdnym dvorom Európskej únie zastupovala advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala, s.r.o., v ktorej v súčasnosti pôsobí aj autor tohto článku. A je tiež vhodné pripomenúť, že EUIPO (v tom čase OHIM) mal už problematiku tzv. opakovaných prihlášok upravenú vo svojich metodických usmerneniach (angl. guidelines).[15]

Je potrebné uviesť, že Súdny dvor Európskej únie vo veci Pelikan nastavil pomerne striktné podmienky na aplikáciu absolútneho dôvodu nedostatku dobrej viery prihlasovateľa v súvislosti s tzv. opakovanou prihláškou, najmä pokiaľ ide o porovnanie označení oboch ochranných známok (staršej a mladšej): vyžaduje sa úplná zhodnosť označení, aj nepatrné rozdiely v označeniach, ktoré by priemerný spotrebiteľ ani nemusel postrehnúť, ako je tomu aj vo veci Pelikan (viď porovnanie nižšie), môžu byť v kontexte ostatných skutkových okolností[16] považované za legitímnu aktualizáciu, resp. modernizáciu značky, ktorá je v podnikateľskej praxi obvyklou známkovou stratégiou a nemožno ju považovať za prejav zlej viery prihlasovateľa. Súdny dvor Európskej únie sa k otázke porovnania tovarov a služieb vlastne ani nevyjadril. Podľa Karin Stumpf[17] – s ktorou sa stotožňujeme – sa však vyžaduje zhodnosť tovarov a služieb, pričom sa uplatňujú štandardné zavedené postupy posudzovania miery všeobecnosti, konkrétnosti a vzájomného prieniku.[18] Treťou kategóriou (nečestným úmyslom prihlasovateľa) sa Súdny dvor Európskej únie zaoberal do tej miery, že potvrdil záver odvolacieho senátu o neunesení dôkazného bremena a o nemožnosti prezumpcie nečestného úmyslu v danej situácii.

CTM č. 3325941 z r. 2008

CTM č. 179226 a č. 179242 z r. 1996

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Pelikan tvorí doteraz základ rozhodovacej praxe EUIPO, na ktorý odkazujú všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa tzv. opakovaných prihlášok.

Zaujímavý je nedávny spor vo veci slovnej EUTM „MONOPOLY“, č. 9071961 rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. júla 2019 č. R 1849/2017-2[19], Kreativni Dogadaji d.o.o. (Chorvátsko) ako navrhovateľ a odvolateľ proti Hasbro, Inc. (USA) ako majiteľovi napadnutej EUTM. Odvolací senát v rozhodnutí uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutej EUTM (august 2010), už bola spoločnosť Hasbro, Inc. Majiteľom troch predchádzajúcich, zapísaných EUTM „MONOPOLY“ z rokov 1996, 2008 a 2010, pričom časť tovarov a služieb v jednotlivých EUTM bola zhodná. Zdá sa, že tieto fakty boli pre odvolací senát rozhodujúce: opakovaným prihlasovaním tej istej ochrannej známky v rámci obdobia 14 rokov jej majiteľ neprípustne a protiprávne rozšíril 5-ročnú lehotu na začatie skutočného používania ochrannej známy v zásade na neurčito s cieľom vyhnúť sa príslušným právnym následkom nepreukázania skutočného používania. Odvolací senát síce pripustil, že napadnutá EUTM má obsiahlejší zoznam tovarov a služieb ako predchádzajúce zapísané EUTM, čo možno považovať za bežnú a akceptovateľnú podnikateľskú prax (známkovú stratégiu), avšak zároveň jasne uviedol, že tento fakt sám osebe nedokáže podporiť záver o dobrej viere prihlasovateľa. V opačnom prípade by bol mohol prihlasovateľ pohodlne zastrieť, resp. schovať predmetné zhodné tovary a služby v obšírnom zozname vlastne len pridaním rôznych dodatočných tovarov a služieb. Obranu majiteľa založená na údajne plánovanom znížení administratívnej záťaže v dôsledku novej registrácie EUTM považoval za neudržateľnú, nakoľko majiteľ EUTM sa nevzdal skorších registrácii, tieto ponechal v platnosti, pristúpil k ich obnove a na ich základe viedol (úspešne) viaceré námietkové a iné sporové konania.

Pre odvolací senát nebolo poľahčujúcim ani zistenie, že v inom konaní EUIPO (a v súvislosti s inou národnou známkou tiež UKIPO) konštatoval dobré meno a s tým spojené preukázané intenzívne používanie ochrannej známky „MONOPOLY“ pre tovary v tr. 9: stolové hry. Odvolací senát rázne odmietol aj ďalší argument majiteľa EUTM o tom, že aj iní majitelia ochranných známok do nových registrácií svojich ochranných známok štandardne zahŕňajú aj tie tovary a služby, pre ktoré je daná ochranná známka už chránená. Odvolací senát v tejto súvislosti zdôraznil, že takáto špecifická stratégia – a najmä jej súlad s platným právom – nebol ešte posúdený Súdnym dvorom EÚ a preto sa naň majitelia nemôžu legitímne spoliehať. Podľa odvolacieho senátu však ide o zneužitie práva vtedy, ak je zjavný účel vyhnúť sa príslušným právnym následkom nepreukázania skutočného používania. Navyše, poukazovaním na obdobnú známkovú stratégiu iných majiteľov ochranných známok prihlasovateľ vlastne potvrdil zásadný fakt, že pri podaní prihlášky EUTM konal úmyselne s konkrétnym cieľom.

Vo spore „MONOPOLY“ druhý odvolací senát vyhlásil EUTM čiastočne za neplatnú a to pre všetky tovary a služby zhodné s predchádzajúcimi registráciami a ponechal ju v platnosti len pre tie tovary a služby, ktoré dovtedy neboli známkovo chránené. Majiteľ EUTM, Hasbro, Inc. podal 30. septembra 2019 žalobu na Súdny dvor Európskej únie, ktorá je vedená pod spisovou značkou T-663/19 a ku dňu písania tohto príspevku o nej ešte nebolo rozhodnuté.

Záverečné poznámky a otázky

Samotný fakt, že odvolací senát v spore „MONOPOLY“ pristúpil k čiastočnému zneplatneniu EUTM mohol v čase prijatia rozhodnutia vyvolávať otázniky[20] v tom zmysle, či je vôbec prípustné rozdeľovať prihlášku ochrannej známky na časť tovarov a služieb, pre ktoré nebola podaná v dobrej viere a na zvyšnú časť, kde dobrá viera prihlasovateľa nie je problémom. Po rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Sky[21] je táto dilema, na ktorú mal iný názor aj generálna advokátka Kokott vo veci C‑104/18 P „Koton“[22], definitívne vyriešená a rozhodnutiu odvolacieho senátu v spore „MONOPOLY“ nemožno v tomto smere nič vyčítať.

V rozhodnutí druhého odvolacieho senátu v spore „MONOPOLY“ možno badať určitý posun smerom k sprísneniu prístupu k tzv. opakovaným prihláškam. V určitom zmysle ide o potvrdenie niektorých skorších rozhodnutí EUIPO, ktoré boli podobne prísne, ba dokonca ešte prísnejšie[23], čo však bolo možné považovať skôr za exces. V spore „MONOPOLY“ sa odvolací senát úplne odmietol zaoberať samotnou (základnou) otázkou, či a do akej miery boli staršie ochranné známky „MONOPOLY“ skutočne používané, resp. či by to vedel ich majiteľ preukázať, ako jednoznačne uviedol v bode 81 predmetného rozhodnutia:

All of these circumstances imply that the intention of the EUTM proprietor was indeed to take advantage of the EU trade mark rules by artificially creating the situation where it would not have to prove genuine use of its earlier marks for the goods and services mentioned. Whether or not it could have actually proven such use is irrelevant, as it is the intention of the applicant for a mark which is to be evaluated. Further, in any case, in so far as the EUTM proprietor refers to proven use of the mark, this can only be seen to apply to ‘board games’.“

Práve túto časť argumentácie možno považovať do určitej miery za slabinu rozhodnutia odvolacieho senátu. Totiž, v hypotetickej situácii, keď by boli staršie EUTM skutočne používané pre všetky chránené tovary a služby a neexistoval by tak žiadny dôvod na ich zrušenie či iné oslabenie ochrany, ťažko obstojí záver o nečestnom úmysle majiteľa pri podávaní neskoršej prihlášky EUTM pre zhodné tovary a služby. Zo žiadneho ustanovenia známkového práva nemožno vyvodiť principiálny zákaz duplicitnej registrácie tej istej ochrannej známky pre tie isté tovary a služby. Jednoducho, ak chce majiteľ ochrannej známky „MONOPOLY“ zabezpečiť duplicitný známkový „monopol“ ďalšími registráciami, pričom ochranná známka sa skutočne používa, nejde o nečestný úmysel, ale o využívanie priestoru slobody v zmysle ústavnej zásady „čo nie je zakázané, je dovolené“[24].

Existuje viacero otvorených otázok v súvislosti s tzv. opakovanými prihláškami. Môžu si v tomto zmysle konkurovať EUTM na jednej strane a národné prihlášky na strane druhej? Podľa nášho názoru nie, nakoľko ide o odlišný územný rozsah a odlišnú známkovú stratégiu. Ak sa majiteľ národnej známky rozhodne túto svoju známku registrovať ako EUTM pre zhodné tovary a služby, nemal by byť a priori podozrivý z nečestných úmyslov ani vtedy, ak si po registrácií ponechá v platnosti národnú známku a to bez ohľadu na dostupný inštitút seniority,[25] ktorý predstavuje možnosť a nie povinnosť. Opačné rozhodnutie EUIPO v spore PATHFINDER23 považujeme za nesprávne. A ďalšia otázka: musí byť majiteľ skoršej ochrannej známky rovnaký ako majiteľ/prihlasovateľ neskoršej ochrannej známky? Podľa nášho názoru v zásade musí ísť o rovnaký subjekt na strane majiteľa. Nebolo by vhodné otvárať špekulácie o majetkovom či personálnom prepojení rôznych subjektov, i keď by to mohlo byť na prvý pohľad lákavé. Nevylučujeme úplne, že v odôvodnených prípadoch môže byť konštatovaný nedostatok dobrej viery aj u odlišných subjektov, ťažko však pôjde o situácie, ktoré budú jednoznačné a zjavné bez podania pripomienok.

Podľa nám dostupných informácií ÚPV SR už posudzoval niekoľko prípadov tzv. opakovaných prihlášok[26] a zaujal k nim benevolentnejší postoj ako EUIPO. ÚPV SR sa zaoberal otázkou skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá bola záväzne posúdená v samostatnom zrušovacom konaní a na tom základe zapísal mladšiu ochrannú zámku pre tovary, vo vzťahu ku ktorým bola staršia ochranná známka skutočne používaná.


[1] KLINKA, T.: Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. I. časť [bez pravdepodobnosti zámeny]. Duševné vlastníctvo 1/2020, str. 25-29). Publikované tu: http://www.lexforum.sk/704.

[2] Zákon č. 291/2018 Z. z., https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/291/20190114.html.

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=SK.

[4] Pozri osobitnú časť dôvodovej správy k bodu 10 zákona č. 291/2018 Z. z.; dostupné napr. na web stránke Národnej rady SR tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=452912.

[5] Pozri bod 2.4.11 Metodiky konania – Ochranné známky; dostupné na web stránke ÚPV SR tu: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochranne%20znamky.pdf?d=200521.

[6] Uznesenie NS SR z 30.04.2014 sp. zn. 6Sžhuv/6/2013, dostupné na web stránke NS SR tu: https://www.nsud.sk/data/att/27281.pdf.

[7] Pozri § 5 ods. 1 písm. b) až g) zákona o ochranných známkach.

[8] Pozri § 28 zákona o ochranných známkach.

[9] Podľa § 29 zákona o ochranných známkach platí, že každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

[10] Pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C‑299/99 z 18. júna 2002 vo veci Philips, bod 77. Tento prístup Súdny dvor Európskej únie neskôr uplatnil v ďalších rozhodnutiach, ako napr. rozsudok C-456/01 P and C-457/01 P z 29. apríla 2004 v spojených veciach Henkel, bod 45, rozsudok C‑329/02 P zo 16. septembra 2004 vo veci SAT.1, bod 25, rozsudok C‑37/03 P z 15. septembra 2005 vo veci BioID, bod 59 alebo C‑304/06 P z 8. mája 2008 vo veci Eurohypo, bod 55.

[11] Pozri rozsudok C-456/01 P and C-457/01 P z 29. apríla 2004 v spojených veciach Henkel, bod 46 a vyššie uvedené neskoršiu judikatúru.

[12] Pozri § 5 ods. 1 písm. f) až k) a písm. m) zákona o ochranných známkach.

[13] V angličtine „repeated applications“, „repetitive fillings“ alebo aj „re-filling“.

[14] Pozri § 7c ods. 1 zákona o ochranných známkach a čl. 16 smernice.

[15] Trade marks and designs, Part D, s 2: Cancellation Proceedings, Substantive Provisions of November 2007.

[16] Vo veci Pelikan EUIPO (OHIM) aj Súdny dvor Európskej únie zhodne poukázali na dôležitosť faktu, že majiteľ CTM vo svojej výročnej správe za r. 2003 výslovne uviedol, že pri príležitosti 125 výročia vytvorenia svojho loga (chráneného staršími CTM) plánuje jeho modernizáciu, ktorá sa neskôr premietla do mladšej CTM (pozri body 35, 36 a 41 rozsudku).

[17] STUMPF, K.: Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 3, p. 225-230.

[18] Zdroj: https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1790268/trade-mark-guidelines/2-identity (najmä bod 2.3).

[19] Zdroj: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1849%2F2017.

[20] Článok 59 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, znie pritom jasne: „(3) Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka EÚ zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.“.

[21] Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C‑371/18 z 29. januára 2020 vo veci Sky, pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade so základnými funkciami ochrannej známky týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, táto prihláška predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere len v rozsahu týkajúcom sa týchto tovarov alebo služieb.

[22] Pozri stanovisko generálnej advokátky Kokott zo 4. apríla 2019 vo veci C‑104/18 P „Koton“, body 57 až 60.

[23] Rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu z 15. novembra 2011, R 1785/2008-4 v spore “Pathfinder”, odvolací senát vyhovel navrhovateľovi a požadoval od majiteľa napadnutej EUTM „MARS PATHFINDER“, ktorá bola zároveň chránená skoršou španielskou národnou ochrannou známkou, aby predložil doklady o skutočnom používaní ochrannej známky a to aj napriek tomu, že EUTM bola zapísaná menej ako 5 rokov. V spore inom spore “Canal+“, R 1260/2013-2 bol uvedený prístup dokonca ešte prísnejší, keď tzv. opakovanú prihlášku považoval EUIPO za podanú v zlej viere, i keď samotné označenie nebolo úplne zhodné so skoršími registráciami.

[24] Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

[25] Pozri čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie.

[26] Napr. POZ 1641-2013, OZ 240168 „ZVL“ v spojení s POZ 1454-97, OZ 199499 „ZVL“ (pozn. TK: pripomienkam nebolo vyhovené). Možno poukázať aj na sériu zrušovacích rozhodnutí ÚPV SR z r. 2014 dostupnú na web stránke ÚPV SR: https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html.


Názory k článku Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. II. časť:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím